L’articulation entre le caractère distinctif initial et l’éventuelle acquisition par l’usage reste au coeur des débats juridiques tant la jurisprudence est perplexe et subjective. Deux nouvelles décisions viennent renforcer la difficulté d’appréhension du caractère distinctif.
Le 26 mars 2015, le tribunal de l’Union européenne a confirmé les décisions d’annulation de la marque « Bateaux Mouches » pour défaut de distinctivité. L’argument de l’acquisition de la distinctivité par l’usage est rejeté au motif que le terme « bateau mouche » désigne en langue française « un type d’embarcation, à savoir un bateau destiné au transport de voyageurs par voie fluviale à des fins touristiques ». Pour les juges, la requérante ne justifie pas d’éléments suffisants pour justifier de l’acquisition par l’usage. De plus, le public de référence « pourrait croire que le signe demandé indique que les services [en classe 37] pour lesquels son enregistrement est demandé sont destinés à la réalisation d’embarcations fluviales aptes à transporter des touristes ».
Au contraire, le 31 mars 2015, les juges de la Cour d’appel de Paris se sont prononcés sur l’acquisition de la distinctivité par l’usage du signe « VENTE-PRIVEE.COM » déposé en 2009. Les juges français ont décidé que la société requérante avait établi « la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée à titre de marque (..) du signe vente.privee.com ». Ainsi le signe de la société n’est pas annulé mais elle ne pourra pas interdire l’expression « vente privée » par un concurrent. Les juges ont considéré que les termes « vente-privée » et le terme « .com » qui est nécessaire pour la désignation d’un type d’adresse (Trib UE 21 nov. 2012 Gretty Images c./ OHMI aff. T-338/11), seuls ou ensemble, ne sont pas distinctifs mais l’usage et la notoriété gagnée par l’utilisation du signe a permis aux juges de valider la marque.
Cette décision s’inscrit donc dans la logique d’une précédente décision des juges de la Cour d’Appel de Paris à propos du signe « SeLoger.com ». Dans cette décision, les juges ont également relevé que le terme « se loger » est dépourvu de caractère distinctif tout comme « .com ». Cependant, l’usage et les efforts du titulaires pour la reconnaissance de « seloger.com » ont permis l’acquisition par l’usage du caractère distinctif. Les juges français semblent adoucir leur jugement d’appréciation de la distinctivité. Ils font une pleine application du droit communautaire qui considère que « L’évaluation quant à savoir si une marque est descriptive ou dépourvus de caractère distinctif est un exercice complexe qui implique une combinaison d’éléments objectifs et subjectifs. L’examinateur doit tenir compte de l’impression générale créée par la marque dans son ensemble, en tenant compte la nature des marchandises ou services, le niveau de sensibilisation des consommateurs susceptibles de ces produits ou services et d’autres facteurs pertinents tels que, notamment, les conséquences découlant de l’enregistrement d’une marque communautaire »(Milliken and Company’s Application, September 30, 1998).
Il faut cependant relever que la reconnaissance de la marque combinant deux éléments descriptifs dans le domaine du net a un effet non négligeable. En effet, autant le titulaire ne pourra pas s’opposer à l’utilisation du caractère descriptif tel que « se loger » et « vente privé » autant cela permet aux opérateurs économiques de pouvoir envisager désormais de nouvelle stratégie. En effet, ils savent désormais qu’ils peuvent visiblement disposer du droit des marques pour défendre un signe qui est descripif mais qui peut devenir distinctif par l’usage alors même qu’il contient un caractère élémentaire de recherche internet. Ils peuvent alors imaginer de pouvoir conquérir des parts de marché par la conquête du public en utilisant des mots de référencement add words fondamentaux pour les produits et services, y ajouter le terme « .com » ce qui va nécessairement augmenter le nombre de clients potentiels et leur permettra de pouvoir par cet usage devenir titulaire d’une marque.
Par Jessica Sababady
