Brexit : coup de trafalgar pour vos marques européennes ?
A compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sera exclu définitivement du périmètre de protection des marques de l’Union européenne.
Plusieurs conséquences sont à prévoir dès à présent.
La marque de l’Union européenne (UE) vous permet d’obtenir une protection pour l’ensemble des pays de l’UE par une demande directement auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Dans la mesure où le Royaume Uni a définitivement quitté l’UE et que la période de transition prévue par l’accord de retrait se termine au 1er janvier 2021, si vous souhaitez obtenir une protection dans ce pays, il vous faudra donc procéder à un dépôt national auprès de l’Office britannique de la propriété intellectuelle (United Kingdom Intellectual property office, UKIPO).
Mais si vous êtes déjà titulaire d’une marque de l’UE désignant le Royaume-Uni deux questions principales doivent d’ores et déjà se poser :
1) Quelles conséquences si je suis titulaire d’une marque de l’UE enregistrée auprès de l’EUIPO au 31 décembre 2020 ?
- Le principe: Votre marque sera automatiquement et gratuitement importée dans le registre britannique et gardera son antériorité. Vous disposerez alors de deux droits distincts : une marque nationale britannique et une marque de l’UE, couvrant les 27 États membres.
Les marques internationales désignant l’UE suivront le même schéma. - L’exception: Il vous sera possible de refuser son importation dans le registre britannique, notamment si vous n’envisagez pas de l’utiliser au Royaume-Uni. Un formulaire sera à remplir en ligne sur le site de l’UKIPO, disponible à compter du 1er janvier 2021, après information de certaines personnes, telles que des licenciés.
Ce refus sera toutefois impossible si votre marque a déjà produit des effets sur le territoire du Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021, par exemple via une licence visant ce territoire. Si le refus est accepté, votre marque britannique sera réputée ne jamais avoir existé et sera retirée des registres. Il n’y aura toutefois aucune conséquence sur votre marque de l’UE.
2) Quelles conséquences si j’ai déposé une marque de l’UE en cours d’enregistrement auprès de l’EUIPO au 31 décembre 2020 ?
Votre marque ne sera pas importée automatiquement dans le registre britannique. Si vous souhaitez étendre vos droits au Royaume-Uni, un nouveau dépôt de marque britannique devra être réalisé devant l’UKIPO, avant le 30 septembre 2021 pour conserver la date de dépôt de la marque de l’UE initiale. Vous devrez alors payer les taxes britanniques de dépôt et la marque fera l’objet d’un examen par l’UKIPO. Si cet office accepte la marque, la date de dépôt sera celle de la marque de l’UE initiale. Un même mécanisme sera mis en oeuvre pour les marques internationales visant l’UE avec pour date de dépôt, la date de désignation initiale de l’UE.
En outre, d’autres conséquences sont également à envisager :
- Vos contrats de cession portant sur une marque de l’UE non-inscrits auprès de l’EUIPO au 31 décembre 2020 entraîneront l’importation d’une marque britannique au nom de l’ancien titulaire. Après le 1er janvier 2021, il sera nécessaire de procéder à l’inscription du transfert de propriété auprès de l’UKIPO.
- Vos licences conclues avant le 31 décembre 2020, sauf clause contraire, continueront de produire leurs effets au Royaume-Uni et incluront la marque britannique importée. Les licences inscrites auprès de l’EUIPO ne seront pas automatiquement importées auprès de l’UKIPO : il sera donc nécessaire de réaliser une inscription supplémentaire auprès de l’UKIPO avant le 31 décembre 2021.
- Si la marque britannique importée expire entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 et que vous oubliez de la renouveler, l’UKIPO vous adressera une notification pour vous indiquer cet oubli afin de vous permettre d’y procéder dans un délai complémentaire de six mois à compter de la notification sans surtaxe.
- Chaque titulaire de marque britannique devra également disposer, à compter du 31 décembre 2023, d’une adresse postale de correspondance au Royaume-Uni pour les échanges avec l’UKIPO.
- Enfin, concernant les litiges en cours auprès de l’EUIPO au 31 décembre 2020, les conséquences des décisions portant sur une marque de l’UE s’appliqueront à la marque britannique importée, même si la décision intervient après la fin de la période de transition.
Le Cabinet Baldassari vous accompagne afin de déterminer avec précision quelle stratégie devra être mise en place pour vos marques de l’Union européenne et pour vous assister dans toutes les formalités à réaliser.
Par Julie Gautier, élève avocate
Pour plus d’informations :
– https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks
